当事人：重庆天宏鞋业有限公司
主体资格证照名称：营业执照
统一社会信用代码：1500243214152501H
法定代表人：李学炳
2021年6月28日，商标权利人际华三五三九制鞋有限公司（以下简称际华公司）向我局举报称，自2021年5月以来，新疆军垦宇基纺织印染有限公司（原名称：石河子市宇基纺织印染有限公司，于2022年3月2日经核准变更为现名称，以下简称宇基公司）委托当事人生产带有“宇基3539”及“宇基叁伍叁玖TM”标识的胶布鞋产品，并由际华公司原重庆经销商张洪信代理销售，当事人未经权利人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，侵犯了注册商标专用权。
我局于2021年7月3日，依法对当事人位于重庆市彭水工业园区的生产车间和彭水县汉葭街道文庙街67号的制帮车间进行现场检查。现场检查发现，当事人生产车间正在生产附“精选宇基3539TM丝光面料”标识的解放胶鞋及鞋帮，鞋底中部铸印有“宇基叁伍叁玖TM”标识。生产车间共有附“精选宇基3539TM丝光面料”、“宇基叁伍叁玖TM”标识的解放胶鞋成品 471箱，共计14130双；附“精选宇基3539TM丝光面料”标识的鞋帮14288双；附“精选宇基3539TM丝光面料”字样的商标标识1000个。
当事人未经许可生产上述解放胶鞋的行为，涉嫌侵犯际华公司“3539及图”、“3539”注册商标专用权。2021年7月3日，经本局负责人批准，对涉案侵权商品采取了扣押的行政强制措施并决定对当事人立案调查；2021年8月1日，我局以渝市监延强〔2021〕7号《延长行政强制措施决定书》，将行政强制措施期限延长30日。2021年9月18日，我局以渝市监解扣字〔2021〕0918-1号《解除行政强制措施决定书》，对扣押物品解除行政强制措施。
经查，2021年2月18日，当事人与宇基公司签订合作协议，双方约定：1、双方本着优势互补、合作共赢的原则，共同组织“宇基叁伍叁玖”牌胶鞋产品的生产，以满足宇基公司销售市场的需求，同时为当事人提供稳定的、不断增长的生产订单。2、在合作过程中，“宇基叁伍叁玖”牌胶鞋产品生产经营中的重要环节，双方共同协作，相互配合、相互监督，把“宇基叁伍叁玖”牌胶鞋产品的产、供、销环节有机结合起来，确保双方的利益。3、宇基公司将经国家商标局核准的第25类商标“宇基叁伍叁玖”和第24类商标“宇基3539”授权给当事人使用。4、当事人生产的“宇基叁伍叁玖”牌低帮解放胶鞋合格品按11.53元/双（按要求包装）与宇基公司结算，宇基公司凭提货单到当事人仓库自提，并全权负责销售。5、宇基公司向当事人供应生产胶鞋的面料，并按1米布出6.8双鞋结算交货量，双方以此计算面、里布、中底布消耗。当事人对宇基公司供应的生产用6×2布按照11.5元/米全款购入，供应的配套的4×1里布和4×1中底布按4.5元/米采购，结算时，宇基公司扣除垫付的材料款后支付余款。其余材料如鞋带、橡胶、鞋眼、纸箱包装、包鞋纸、商标、模具等都由当事人按照宇基公司的要求采购、定制。2021年5月8日，双方就产品质量、违约责任、保密义务、以及当事人不得以自己名义在市场销售宇基公司贴牌加工类款式的产品，否则按20元/双赔偿宇基公司损失等事宜达成了补充协议。
合作协议签订后，宇基公司向当事人提供了“宇基叁伍叁玖”的商标注册资料打印件，其上载明注册号为第45280010号，类别为25类，注册人为石河子市宇基纺织印染有限公司，并有文字说明：“根据《中华人民共和国商标法》第三十三条之规定，下列刊登于2020年11月06日第1718期商标初步审定公告的商标，公告期满，核准注册，予以公告。商标专用权期限自2021年02月07日至2031年02月06日”。同时还提供了“宇基3539”商标注册证复印件，载明注册号第45266887号，核定使用商品项目国际分类第24类，注册人石河子市宇基纺织印染有限公司，有效期至2030年12月20日。当事人按约定采购了“精选宇基3539TM丝光面料”字样的布质商标40万个，成本为0.035元/个。2021年3月10日至2021年6月23日，宇基公司分六次发给当事人6×2丝光鞋面布30807.9米，6×2中底布20256.2米，6×2里布20256.2米，4×2丝光鞋面布26955米，4×2草绿坯布25918.27米。当事人法定代表人李学炳与宇基公司法定代表人通过微信聊天等方式就模具的制作、商标的定制、商标具体使用方式，以及借鉴际华公司解放胶鞋的包装纸、包装箱制作包装纸、包装箱等事宜进行了协商并达成一致，最终确定在成品鞋底中部使用“宇基叁伍叁玖TM”商标，在鞋帮边沿使用“精选宇基3539TM丝光面料”商标。
当事人于2021年5月起，共生产附“宇基叁伍叁玖TM”和“精选宇基3539TM丝光面料”标识的解放胶鞋34470双，其中于2021年5月25日向宇基公司交付（212箱）6360双，于2021年6月20日交付（262箱）7860双，于2021年6月27日交付（204箱）6120双，库存（471箱）14130双在其生产场所被查获。截止到2021年7月20日，宇基公司与当事人尚未结算，未向其支付货款。
另查明:
1、际华公司依法拥有如下含有构成要素为“3539”（含读音相同）的注册商标：（1）“3539及图”商标，注册号：第1106794号，核定使用商品(第25类)：鞋、服装；（2）“雄军3539”商标，注册号：第7839477号，核定使用商品(第25类)： 服装、外套、防水服、雨衣、鞋（脚上穿着物）、靴、雨靴、袜；（3）“3539”商标，注册号：第4149005号，核定使用商品(第25类)：鞋（脚上穿着物）、服装；（4）“三五三九”商标，注册号：第4148987号，核定使用商品(第25类)：鞋（脚上穿着物）、服装。上述商标均在有效期内。
2、际华公司前身为中国人民解放军第三五三九厂，2007年改制为际华三五三九制鞋有限公司，主营范围为胶鞋系列、胶靴系列、布鞋系列产品的生产及销售，其销售范围主要面向军队、农民及进城务工的农民工。经过长期经营、使用和广泛宣传，“3539及图”商标指定使用的鞋商品已经成为解放军官兵、农民和务工人员心中的知名品牌，已为相关消费者普遍知晓。国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第4152179号“3519及图”商标争议裁定书（商评字【2010】第32080号）认定，际华公司在商品国际分类第25类鞋商品上使用的“3539及图”（注册号：第1106794号）商标为驰名商标。该裁定书还认定，除军需品外，农民和进城务工的农民为其民用产品的主要的消费对象，而这些消费群体知晓引证商标的途径并非依靠申请人大量的广告投入和多种形式的广告宣传，而是通过商品使用者之间的口口相传。
3、际华公司在其鞋类产品外包装箱上使用“3539及图”（注册号：第1106794号）商标，在鞋底中部使用“3539”（注册号：第4149005号）商标。
4、宇基公司注册有“宇基3539”商标，注册号为第45266887号，注册人为石河子市宇基纺织印染有限公司，核定使用商品（第24类）精纺织品、鞋的衬里织物、衬料（纺织品）、印花棉布、帆布、衬布、白布、布、棉织品、鞋用织物。宇基公司于2020年4月8日将该商标向国家知识产权局申请注册，该商标于2020年9月20日初审公告，2020年12月21日正式核准注册。后商标评审委员会于2021年3月18日受理际华公司对该商标提出的无效宣告申请，目前处于无效宣告审查程序中。
5、宇基公司于2020年12月30日申请注册“宇基3539”商标使用在第25类商品上，国家知识产权局于2021年5月17日部分驳了申请，即驳回在第25类中的鞋（脚上的穿着物），服装，鞋面，婴儿鞋，舞衣，爬山鞋上使用该商标的注册申请，驳回理由认为该商标与际华三五三九制鞋有限公司在类似商品上已注册的第4149005号“3539”商标近似（见第1108/1120期《商标公告》）；认为该商标与际华三五三九制鞋有限公司在类似商品上已注册的第1106794号“3539及图”商标近似（见第596/608期《商标公告》）。2021年6月18日国家知识产权局收到当事人复审申请。目前该注册商标处于驳回复审程序中。
6、宇基公司于2020年4月9日申请注册“宇基叁伍叁玖”商标，申请类别为第25类，申请商品为服装、婴儿鞋、舞衣、鞋（脚上的穿着物）、鞋面、爬山鞋、帽子、袜、手套（服装）、围巾。该商标于2020年11月6日初审公告，公告结束时间为2021年2月6日。其间，际华公司向国家知识产权局提出了商标异议申请，2022年2月7日国家知识产权局作出不予注册的决定。
7、当事人生产附“精选宇基3539TM丝光面料”、“宇基叁伍叁玖TM”商标标识的解放胶鞋所使用的包装纸、包装箱的颜色、文字字体、文字颜色、排列位置、字号大小与际华公司解放胶鞋产品上使用的包装纸、包装箱相近似，文字内容相近似，部分内容相同。产品说明前言部分中“轻便舒适、防滑耐磨、鞋帮不褪色等优点”的表述与际华公司产品说明中相应部分表述的文字内容、标点符号完全相同。产品说明中的第1、第2项中的文字表述与际华公司产品说明的第1、第2项中的文字表述不完全一致，但表达的意思相同。二者在产品说明书中需要说明的事项顺序相同。产品说明第3项中除将“沸水”换成“开水”、将“平时应存放在阴凉干燥处，以利延长使用寿命”换成“宜在干燥阴凉处存放”的表述外，其余文字内容、标点符号与际华公司产品说明相应内容相同。产品说明第4项的文字内容、标点符号与际华公司产品说明相应内容完全相同。产品说明第5项中除所列商标不同外，其余文字、标点符号与际华公司产品说明相应内容相同。
还查明，当事人于1998年10月7日成立，主要生产鞋类产品，且在2002年为际华公司定牌加工过“3539及图”品牌的高帮鞋，应知悉际华公司生产的“3539及图”品牌的解放胶鞋在相关市场和相关消费群体中有较高的知名度和信誉。当事人在商品国际分类25类申请有“迈新”牌注册商标，注册号：第1381238号，核定使用商品为鞋、胶鞋，有基本的商标使用法律常识，知道注册商标核定有使用范围，应当知道跨类别使用商标存在侵犯他人注册商标专用权的风险。
当事人共生产附“精选宇基3539TM丝光面料”、“宇基叁伍叁玖TM”商标标识的解放胶鞋34470双。按照双方合作协议约定的销售价格11.53元/双计算，违法经营额为34470双×11.53元/双=397439.1元。
上述事实，主要有以下证据证明：
1、当事人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，证明当事人主体资格；
2、宇基公司营业执照复印件、主体名称变更公示信息打印件、法定代表人身份证复印件证明宇基公司主体资格；
3、现场检查笔录、合作协议、补充协议、微信聊天记录截图打印件、现场照片打印件、对李学炳、张军询问笔录、发货单、宇基公司包装物、包装纸照片打印件、际华公司包装物、包装纸照片照片打印件、当事人代加工际华公司“3539”品牌胶鞋的收款发票、商标注册证等商标注册资料等证据，证明当事人存在主观过错，在应知可能混淆的情况下与宇基公司通过分工合作的方式，共同谋划并生产侵权商品的事实。
4、际华公司商标注册证复印件、国家工商行政管理局商标评审委员会裁定书等商标注册资料，证明际华公司商标权利情况。
5、际华公司提供的解放胶鞋产品实物及照片打印件、包装物、包装纸照片打印件、销售情况对照表，证明际华公司在胶布鞋产品上实际使用了“3539及图”、“3539”商标，当事人的侵权行为对其权益造成了实质损害。
我局于2021年9月22日以渝市监听告字﹝2021﹞169号《行政处罚告知书》，依法告知当事人拟作出的行政处罚决定的事实、理由、依据和内容。根据当事人申请，我局于2021年10月22日依法举行了听证会。案件承办人员和当事人法定代表人及委托代理人在听证主持人主持下，进行了充分的质证和辩论。
当事人意见：当事人代为加工生产“宇基叁伍叁玖”牌解放胶鞋，获得宇基公司商标使用授权，彭水县市场监督管理局及工业园区领导并未认定当事人商标侵权，当事人已尽到注意义务，无侵权的主观故意；当事人与宇基公司构成加工承揽关系，并无销售权即使造成侵权，侵权责任也应由宇基公司承担；当事人多年来诚信经营，守法生产，负担100多名临退休工人安置就业问题，被查后经营和工人生活困难，希望免于处罚。
听证意见：商标权作为一种专有权利，以其核定使用的商品范围作为其专有权利的使用边界。“宇基3539”核定使用商品为第24类，含精纺织品、鞋的衬里织物、衬料（纺织品）、印花棉布、帆布、衬布、白布、布、棉织品、鞋用织物；“宇基叁伍叁玖”并非注册商标。当事人在行使上述“宇基3539”、“宇基叁伍叁玖”标识的同时，应对际华公司享有的在第25类含鞋类商品上的驰名商标“3539及图”做到合理避让；从当事人经营规模、专业程度、和际华公司业务往来的情况、对际华公司“3539”、“3539及图”商标的知晓程度、彭水县市场监督管理局明确答复当事人要求按核定类别合法使用的情况综合判断，当事人并未尽到与经营规模、专业程度相当的注意义务，存在商标侵权的主观过错；当事人和宇基公司在涉案商品的生产过程中，共同商议商标标识的位置和使用样式，在设计包装箱、包装纸的过程中大量借鉴际华公司“3539及图”牌解放胶鞋的包装箱、包装纸的样式和内容。虽然双方签订有《合作协议》，但当事人在应知其受托生产的商品与际华公司“3539”、“3539及图”商标核定使用的商品可能致相关公众混淆的情况下，仍进行承揽加工，且在该过程中大量借鉴际华公司外包装装潢设计，其行为已突破单纯的委托合同关系的法律界限，与宇基公司一同构成了经过共谋、分工实施的共同侵权的违法行为，当事人在侵权中起次要作用；当事人系改制企业，安置临退休人员就业的负担较重，企业经营困难，可以在法定范围内酌情考虑。
本局认为，当事人申请使用过注册商标，应当知道注册商标核定有使用商品类别和商品范围，应当知道商标不按核定的商品类别、商品范围使用，有侵犯他人注册商标专用权的风险。当事人长期从事鞋类产品的生产经营活动，并曾为际华公司定牌加工过“3539”品牌的产品，了解际华公司“3539”品牌的情况，应当知道际华公司“3539”商标品牌在胶布鞋市场和相关消费群体中有较高的知名度和产品信誉。当事人应当在被彭水县市场监管局明确告知要求按照核定类别规范使用注册商标后，合法、规范使用注册商标，而当事人却与宇基公司共同决定将“宇基3539”跨界使用在的鞋类产品上。当事人在与宇基公司共同设计涉案商品包装纸、包装箱时，以际华公司的包装纸、包装箱为范本，大量借鉴际华公司的包装纸、包装箱的设计，其包装箱、包装纸的文字排列顺序、字体、颜色相近似，部分内容甚至相同。综上，当事人主观上应知其生产的““精选宇基3539TM丝光面料””、“宇基叁伍叁玖TM”解放胶鞋与际华公司“3539及图”、“3539”解放胶鞋易使相关公众混淆提供者，仍进行生产，具有侵权的主观故意。
当事人在其生产的解放胶鞋上使用的““精选宇基3539TM丝光面料””、“宇基叁伍叁玖TM”商标，与际华公司在解放胶鞋等鞋类产品上使用的“3539”商标、被认定为驰名商标的“3539及图”商标相比，其构成要素均含有“3539”之意。且天宏公司在解放胶鞋产品上使用的“精选宇基3539TM丝光面料”商标与际华公司使用的“3539”商标、“3539及图”商标，其构成要素中均含有“3539”字样，字体并无明显不同。以上商标中最便于相关消费者识别和传播的是商标主要构成要素的“3539”之意及其读音。无论是汉语大写的方式或是阿拉伯数字标示，商标品牌信誉通过口口相传的方式进行传播时，因其发音、字意相同，极易导致解放胶鞋的相关消费者在施以一般注意力和认知力时引起混淆，会对商品来源产生误认，或误认为与际华公司的相关产品有某种关联。根据国家知识产权局《商标侵权判断标准》第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条对近似商标判断的有关规定，就二者使用的商标从商标构成要素、是否为同一种商品、品牌信誉的传播方式、被侵权商标的知名度、消费者对商标的识别方式、商标字体字意、读音、是否有相同的消费群体、整体比较等方面综合判断，天宏公司使用的“精选宇基3539TM丝光面料”商标、“宇基叁伍叁玖TM”商标与际华公司使用的“3539”商标、“3539及图”商标，构成商标法意义上的近似商标。对际华公司在同一种商品上使用的“3539及图”、“3539”的注册商标专用权构成了实质上的损害。
胶鞋成品上的鞋帮与产品不可分割。当事人将“精选”、 “丝光面料”等字体缩小，以明显突出“宇基3539”字样的标注方式，在其生产的解放胶鞋的鞋帮边沿上使用“精选宇基3539TM丝光面料”商标标识。该标注方式不符合鞋类产品商标标注习惯或惯例，按一般的交易习惯和普通认知，极易使相关公众将该标识视为系解放胶鞋产品的商标标识，并以此区分和识别解放胶鞋的提供者。当事人及宇基公司认为“精选宇基3539TM丝光面料”商标是对胶鞋上的布料标识的商标，是合法使用该注册商标的辩解理由不成立。
际华公司依法对“3539”、“3539及图”商标享有注册商标专用权，应当依法受到法律保护。当事人未经许可，在同一种商品上使用的“宇基3539”、“宇基叁伍叁玖TM”商标与际华公司依法享有注册商标专用权的“3539”、“3539及图”商标相近似，容易导致混淆，其行为侵犯了际华公司注册商标专用权。
综合听证会情况和全案证据，当事人、宇基公司作为同行业竞争者，在明知“3539”、“3539及图”商标具有较高知名度的情况下，通过合意生产，将与权利人商标近似的商标“宇基3539”、“宇基叁伍叁玖TM”使用在相同商品上，主观上存在攀附权利人良好商业信誉和商品声誉的侵权故意，客观上共同实施了侵权行为，足以导致相关公众对涉案商品的提供者产生误认，破坏了权利人注册商标与核定使用商品的对应关系，故二者构成共同侵权的违法行为。
当事人主观上存在过错，侵权故意明显；涉案“宇基3539”和“宇基叁伍叁玖”商标注册资料由宇基公司提供给当事人，并授权其使用；当事人按照合作协议约定和双方商定，以宇基公司认可的方式在解放胶鞋上使用“宇基3539”和“宇基叁伍叁玖”商标，并按照宇基公司的要求定制商标标识、组织生产；主要面料由宇基公司提供，产品以出厂价提供给宇基公司，由宇基公司负责销售，当事人无销售权。综上，当事人在共同侵权中起次要作用，应承担与其在共同侵权中所起作用相应的法律责任。
考虑到当事人的主观故意性、社会危害性和在侵权过程中起到的实际作用，同时考虑到当事人系改制企业，安置临退休人员就业的负担较重，企业经营困难等实际情况，根据《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》，“在共同违法行为中起次要或者辅助作用的”行政处罚裁量情形可以依法从轻或者减轻行政处罚，决定对当事人以减轻处罚进行裁量。
综上，当事人的上述行为构成了《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”所指的侵犯注册商标专用权的行为，依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 “认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款......”的规定，责令当事人立即停止侵权行为，决定处罚如下：
1、没收侵犯注册商标专用权的解放胶鞋14130双、附＂精选宇基3539丝光面料＂商标标识的胶鞋鞋帮14288双、附“精选宇基3539丝光面料”字样的商标标识1000个；
2、罚款5万元。
当事人应在接到本处罚决定书之日起15日内到中国工商银行，收款人全称：重庆市财政局，开户银行：中国工商银行上清寺分理处（账号：3100021709024932270）缴纳罚没款。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第（一）项和第（四）项的规定，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。
如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向国家市场监督管理总局或者重庆市人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向重庆市渝北区人民法院提起行政诉讼。
在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。
重庆市市场监督管理局
2022年4月1日
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